Spørsmål om varemerke hadde tilstrekkelig særpreg
11.04.2002, 2001/1049, sivil sak, anke
Varemerkeloven § 13 første ledd første pun ktum
Staten v/Nærings-og handelsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henning Harborg) mot Jo-Bolaget Fruktprodukter HB (advokat Kristine Schei)
Varemerkeloven § 13 første ledd første pun ktum
Staten v/Nærings-og handelsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henning Harborg) mot Jo-Bolaget Fruktprodukter HB (advokat Kristine Schei)
Zimmer, Utgård, Lund, Tjomsland og Aasland
Jo-Bolaget Fruktprodukter HB, et svensk handelsbolag, søkte om registrering av et kombinert ord- og figurmerke der teksten GOD MORGON APELSINJUICE MED FRUKTKÖTT inngikk. Det kom protester, og Patentstyrets første avdeling ga uttrykk for at merket ikke kunne registreres uten unntaksanmerkning iht. varemerkeloven § 15 annet ledd for ordene GOD MORGON. Jo-Bolaget aksepterte ikke dette, og merket ble derfor nektet registrert. Avgjørelsen ble opprettholdt av Patentstyrets annen avdeling. Oslo byrett frifant staten, men Borgarting lagmannsrett ga Jo-Bolaget medhold.
For Høyesterett frafalt staten anførsler om at merket var beskrivende og derfor kunne nektes registrert etter varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum samt at registrering kunne nektes på grunnlag av et prinsipp om et friholdelsesbehov for alminnelige ord og uttrykk. Men staten hevdet at registreringsnektelsen skulle opprettholdes på basis av at merket GOD MORGON ikke hadde tilstrekkelig særpreg etter lovens § 13 første ledd første punktum, og at friholdelsesbehovet skulle trekkes inn i denne vurderingen. Staten bestred ikke at dagligdagse ord og uttrykk kan være distinktive, men dette må bero på hvilken varegruppe uttrykket brukes på, og uttrykket GOD MORGON for appelsinjuice ble hevdet å ha et for alminnelig preg til å oppfylle vilkårene. Høyesterett kom under tvil til samme resultat som lagmannsretten. Varemerkeloven § 13 første ledd første punktum krever at "Varemerke som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer fra andres". Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen, og varemerkedirektiv 89/104 fra 1988 er gjennomført i norsk rett uten at det ble ansett nødvendig å endre denne bestemmelsen. Bestemmelsen må tolkes i lys av direktivet art. 3 nr. 1 bokstav b som bestemmer at "trade marks which are devoid of any distinctive character" (dansk: "varemærker, der mangler fornødent særpræg") skal nektes registrert. En forordning av 1993 om fellesskapsmerker er ikke bindende for Norge, men den har samme bestemmelse om vilkår for registrering, og praksis omkring denne måtte derfor også være relevant. Det finnes ingen dom av Høyesterett eller av EF-retten som gjelder det tolkningsspørsmål som forelå i saken. Men både ordlyden i EF-direktivet og -forordningen og den praksis som foreligger, ikke minst fra Førsteinstansdomstolen i EF, viser at kravet stilles lavt. Friholdelsesbehovet ivaretas først og fremst ved hjelp av regelen i direktivet art. 3 nr. 1 bokstav c om forbud mot å registrere beskrivende merker. Vurderingen av om varemerket har tilstrekkelig særpreg må baseres på hvorvidt en alminnelig godt opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker vil oppfatte det aktuelle merket som egnet til å atskille produktet fra andres produkter. Selv om GOD MORGON for appelsinjuice ikke inneholdt noen syntaktisk eller semantisk originalitet, og selv om det henspiller på en tid på døgnet da det er naturlig å forbruke produktet, kom Høyesterett til at merket oppfylte vilkårene. Det ble pekt på at merket er ganske slående både visuelt og fonetisk, og at det spiller på de positive assosiasjoner som en vennlig morgenhilsen gir. Det ble også gitt uttrykk for at det ikke kunne være uten betydning at dette og lignende merker har vært godkjent registrert i våre naboland og også i andre land. Høyesterett tilføyde at merket måtte anses for å være temmelig svakt, noe som må få betydning for hvilket vern det gir mot merker som ligger nær opptil.
Jo-Bolaget Fruktprodukter HB, et svensk handelsbolag, søkte om registrering av et kombinert ord- og figurmerke der teksten GOD MORGON APELSINJUICE MED FRUKTKÖTT inngikk. Det kom protester, og Patentstyrets første avdeling ga uttrykk for at merket ikke kunne registreres uten unntaksanmerkning iht. varemerkeloven § 15 annet ledd for ordene GOD MORGON. Jo-Bolaget aksepterte ikke dette, og merket ble derfor nektet registrert. Avgjørelsen ble opprettholdt av Patentstyrets annen avdeling. Oslo byrett frifant staten, men Borgarting lagmannsrett ga Jo-Bolaget medhold.
For Høyesterett frafalt staten anførsler om at merket var beskrivende og derfor kunne nektes registrert etter varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum samt at registrering kunne nektes på grunnlag av et prinsipp om et friholdelsesbehov for alminnelige ord og uttrykk. Men staten hevdet at registreringsnektelsen skulle opprettholdes på basis av at merket GOD MORGON ikke hadde tilstrekkelig særpreg etter lovens § 13 første ledd første punktum, og at friholdelsesbehovet skulle trekkes inn i denne vurderingen. Staten bestred ikke at dagligdagse ord og uttrykk kan være distinktive, men dette må bero på hvilken varegruppe uttrykket brukes på, og uttrykket GOD MORGON for appelsinjuice ble hevdet å ha et for alminnelig preg til å oppfylle vilkårene. Høyesterett kom under tvil til samme resultat som lagmannsretten. Varemerkeloven § 13 første ledd første punktum krever at "Varemerke som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer fra andres". Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen, og varemerkedirektiv 89/104 fra 1988 er gjennomført i norsk rett uten at det ble ansett nødvendig å endre denne bestemmelsen. Bestemmelsen må tolkes i lys av direktivet art. 3 nr. 1 bokstav b som bestemmer at "trade marks which are devoid of any distinctive character" (dansk: "varemærker, der mangler fornødent særpræg") skal nektes registrert. En forordning av 1993 om fellesskapsmerker er ikke bindende for Norge, men den har samme bestemmelse om vilkår for registrering, og praksis omkring denne måtte derfor også være relevant. Det finnes ingen dom av Høyesterett eller av EF-retten som gjelder det tolkningsspørsmål som forelå i saken. Men både ordlyden i EF-direktivet og -forordningen og den praksis som foreligger, ikke minst fra Førsteinstansdomstolen i EF, viser at kravet stilles lavt. Friholdelsesbehovet ivaretas først og fremst ved hjelp av regelen i direktivet art. 3 nr. 1 bokstav c om forbud mot å registrere beskrivende merker. Vurderingen av om varemerket har tilstrekkelig særpreg må baseres på hvorvidt en alminnelig godt opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker vil oppfatte det aktuelle merket som egnet til å atskille produktet fra andres produkter. Selv om GOD MORGON for appelsinjuice ikke inneholdt noen syntaktisk eller semantisk originalitet, og selv om det henspiller på en tid på døgnet da det er naturlig å forbruke produktet, kom Høyesterett til at merket oppfylte vilkårene. Det ble pekt på at merket er ganske slående både visuelt og fonetisk, og at det spiller på de positive assosiasjoner som en vennlig morgenhilsen gir. Det ble også gitt uttrykk for at det ikke kunne være uten betydning at dette og lignende merker har vært godkjent registrert i våre naboland og også i andre land. Høyesterett tilføyde at merket måtte anses for å være temmelig svakt, noe som må få betydning for hvilket vern det gir mot merker som ligger nær opptil.