Parallellimport av legemidler - pakningsutforming

Bruzelius, Lund, Rieber-Mohn, Støle og Aasland

Saken gjaldt parallellimport av legemidler, nærmere bestemt en parallellimportørs adgang til å bruke sin egen pakningsutforming med vertikale eller horisontale farvestriper eller andre grafiske elementer på emballasje for ompakkete/ometiketterte legemidler påført legemiddelprodusentens produktvaremerke, jf. varemerkeloven § 4 og varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2.

Paranova er parallellimportør av originale legemidler innkjøpt i andre EØS-land. Merck er en selskapsgruppe innen farmasøytisk industri. Paranova begynte i 1995 å selge importerte Merck- produserte legemidler i Norge i konkurranse med Mercks eget salg. Merck tok i august 1995 ut stevning mot Paranova med krav om forbud mot markedsføring av Merck-produserte legemidler. Tingretten avsa dom i saken i 1999. Paranova anket dommen til lagmannsretten. Mens saken sto for lagmannsretten, krevde Merck saken utvidet til også å gjelde lovligheten av Paranovas såkalte kategori 4-forpakning, dvs. emballasje som på baksiden i nøytral skrift angir at produktet er importert og ompakket av Paranova, og hvem som er produsent, og som videre har vertikale eller horisontale fargestriper langs endekantene. Fargene på stripene varierer etter hvem som har produsert legemidlet, ettersom Paranova bruker farver som minner om dem produsenten selv bruker. Lagmannsretten kom til at det ikke var nødvendig for å oppnå reell markedsadgang at Paranova benyttet egen pakningsutforming med vertikale eller horisontale fargestriper. Spørsmålet for Høyesterett gjaldt om Paranovas konsekvente bruk av vertikale eller horisontale fargestriper på pakningenes ytterkanter krenket produktvaremerkeinnehavers rett etter varemerkeloven § 4, og subsidiært om det - selv om det ikke forelå en slik krenkelse - forelå brudd på markedsføringsloven. Høyesterett hadde innhentet en uttalelse i saken fra EFTA-domstolen, jf. domstolloven § 51 a, om tolkingen av uttrykket "berettiget grunn" i varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2 , og om betydningen av det nødvendighetskriterium som EF-domstolen har benyttet i forbindelse med vurderingen av adgangen til ompakking, og som enkelte nasjonale domstoler også har gitt anvendelse på pakningsutformingen. EFTA-domstolen uttalte i sitt svar at nødvendighetskriteriet ikke skal benyttes mekanisk, og at artikkel 7 nr. 2 forutsetter en omfattende faktisk vurdering som gir en omhyggelig interesseavveining. Etter en slik omfattende avveining av parallellimportørens interesser mot produktvaremerkeinnehaverens interesser, kom Høyesterett til at varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2 ikke ga Merck berettiget grunn til å motsette seg Paranovas ervervsmessige bruk av en emballasje for ompakkete legemidler som er påført fargestriper i ytterkantene. Høyesterett kom videre til at ettersom markedsføringsloven §§ 1 og 2 forutsetter en avveining av de samme momenter som etter varemerkeloven § 4, jf. varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2, var det ikke plass for noen ytterligere vurdering etter markedsføringsloven. Paranova ble etter dette frifunnet for så vidt gjelder kategori 4-pakninger. Anken og en aksessorisk motanke gjaldt videre utmåling av vederlag etter varemerkeloven § 38 for rettskraftig avgjorte krenkelser av Mercks varemerkerett. Prinsippene for utmåling var blitt sparsomt behandlet under ankeforhandlingen, og Høyesterett fastsatte vederlaget rent skjønnsmessig. Saken reiste kompliserte saksomkostningsspørsmål. Paranova ble tilkjent saksomkostninger for Høyesterett. Omkostningene for lagmannsretten ble opphevet, mens Merck ble tilkjent omkostninger - med tillegg av morarenter - for herredsretten. Et krav om moms av saksomkostningene for Høyesterett ble avvist, og salæret for Høyesterett satt ned.

Les avgjørelsen i sin helhet

Parter og prosessfullmektiger: I. Paranova AS (Advokat Jona W. Myhre) mot Merck & Co Inc mfl. (advokat Aase Gundersen) og II. Merck & Co Inc mfl. (advokat Aase Gundersen) mot Paranova AS (advokat Jona W. Myhre)