Varemerkeloven - Varemerket GULE SIDER

Tjomsland, Skoghøy, Bruzelius, Kaasen og Aasland

Hovedspørsmålet i saken var om Patentstyrets registrering av for Telenor Media av varemerket GULE SIDER, som nå tilhører Findexa, var gyldig. "Gule Sider" var på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet en deskriptiv betegnelse på bransjekataloger.

Høyesteretts flertall (fire dommere) kom - i likhet med tingretten, men i motsetning til lagmannsretten - til at Telenor Medias omfattende markedsføring av varemerket GULE SIDER hadde medført at dette på søknadstidspunktet i 1998 måtte anses som innarbeidet, jf. varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum. Flertallet mente at det avgjørende i den forbindelse var om merket var innarbeidet blant de næringsdrivende som annonserte i Gule Sider. Mindretallet mente at de strenge krav som - på grunn av friholdelsesbehovet - gjelder for ved bruk å innarbeide en deskriptiv betegnelse som varemerke, ikke var oppfylt. Det ble blant annet vist til at Telenor Media ikke hadde vært en eksklusiv bruker av denne betegnelse for sine produkter, og at betegnelsen også var brukt deskriptivt. Mindretallet mente at også brukerne måtte anses å tilhøre den relevante omsetningskretsen.

Mindretallet fant at Gule Sider heller ikke senere var innarbeidet som varemerke etter varemerkeloven § 2. Flertallet fant at Firma-Katalogen i sin markedsføring hadde krenket det registrerte varemerket GULE SIDER, jf. varemerkeloven § 4. Vederlaget ble etter varemerkeloven § 38 satt til 775 000 kroner som var det samme beløp som tingretten hadde fastsatt. Mindretallet mente at Firma-Katalogen i sin markedsføring hadde opptrådt i strid med markedsføringsloven § 8, og mente at Findexa skulle tilkjennes en erstatning på 400 000 kroner.

Les avgjørelsen i sin helhet