Spørsmål om registrering av avbildning av livbøye som varemerke for Vesta

Dommere: Tønder, Utgård, Coward, Rieber-Mohn, Gussgard

Saken gjaldt spørsmål om registreringen av avbildning av en livbøye som varemerke for Vesta skulle kjennes ugyldig som stridende mot varemerkeloven.

Etter at det svenske forsikringsselskapet Trygg-Hansa AB i 2002 hadde fått registrert som norsk varemerke en livbøye med ordene ”Trygg” og ”Hansa” på hver side, tok Vesta ut stevning med påstand om at registreringen skulle kjennes ugyldig.

Trygg-Hansa reiste motsøksmål med påstand om at Vestas registreringer fra 1980-og 1990-tallet av en livbøye som varemerke, skulle kjennes ugyldige. Etter at lagmannsretten hadde gitt begge medhold i sine respektive søksmål, anket Vesta til Høyesterett over ugyldighetsdommen i motsøksmålet. Dommen mot Trygg-Hansa ble ikke anket.

Grunnlaget for ugyldighetspåstanden var varemerkeloven § 14 nr. 7, som sier at et varemerke ikke kan registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som en annen har tatt i bruk før søkeren, og søkeren var vitende om dette før søknaden om registrering ble inngitt.

Høyesterett kom til at det var Trygg-Hansa som først hadde tatt livbøyen i bruk som varemerke. Dette hadde Vesta vært fullt klar over. Så langt var m.a.o vilkårene til stede for å kjenne registreringene ugyldige.

Høyesterett kom imidlertid til at bestemmelsen måtte tolkes innskrenkende, slik at den forutsetter at registreringssøker ikke bare har kunnskap om den annens bruk, men at det vil være illojalt eller stride mot god forretningsskikk dersom man med slik kunnskap får varemerket registrert. Det var på det rene og ikke bestridt at slik forholdene lå an, var en slik forutsetning ikke til stede for Vestas vedkommende. Registreringene kunne derfor ikke kjennes ugyldige.

Denne forståelsen av § 14 nr.7 er en annen enn den Høyesterett kom til i Rt. 1998 side 1809 (BUD-dommen). Grunnen er at det etter dommen er etablert en entydig EU-praksis mht. tolking av uttrykket ”bad faith” i EUs varemerkeforordning – en tolking som også vil måtte legges til grunn i forhold til varemerkedirektivet, som er implementert i norsk rett. Bl.a. under henvisning til uttalelser i forarbeidene til implementeringsloven, kom Høyesterett til at § 14 nr. 7 i dag må tokes i lys av denne praksis, slik at kravet til kunnskap må gis det samme innhold som i varemerkeforordningen og varemerkedirektivet.

Trygg-Hansa anførte også at registreringene måtte kjennes ugyldig fordi Vesta i minst en femårsperiode forut for motsøksmålet ikke hadde benyttet livbøyen alene som varemerke, jf. varemerkeloven § 25a første ledd første punktum. Dette hadde kun skjedd i kombinasjon med navnet Vesta, noe som samlet sett representerte et annet varemerke enn det registrerte. Høyesterett kom til at denne bruken ikke fratok livbøyen dets særpreg som varemerke, jf. bestemmelsens første ledd annet punktum. Vesta ble derfor frifunnet også i forhold til dette grunnlaget.

Les avgjørelsen i sin helhet