Anke over avslag på patentbegrensning forkastes

Merck Sharp & Dohme LLC er et amerikansk legemiddelselskap, som har hatt norsk patent på virkestoffet sitagliptin. Patentet er beskrevet med flere patentkrav. Krav 1 angir patentets totale omfang – såkalt selvstendig patentkrav. De øvrige patentkravene angir varianter av formelen i krav 1 og er dermed snevrere – såkalte uselvstendige patentkrav.

Etter patentloven § 39 a første ledd kan en patenthaver begjære at Patentstyret endrer patentkravene «slik at patentvernets omfang begrenses». Selskapet innga begjæring til Patentstyret om å begrense patentkrav 3 og 15 til å omfatte kombinasjonen av virkestoffene sitagliptin og metformin. Patentstyret avslo begjæringen fordi endringene ikke innebar en reell patentbegrensning, ettersom patentkrav 1 var uendret. Selskapet klaget til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), som – etter flere rettslige runder –fastholdt vedtaket. Vedtaket ble siden opprettholdt av tingretten og lagmannsretten. 

Spørsmålet for Høyesterett var om uselvstendige patentkrav kan begrenses alene, eller bare sammen med et selvstendig krav. Ordlyden i patentloven § 39 a og internrettslige kilder tilsier at det kreves en begrensning av patentvernets totale omfang, og ikke bare av et uselvstendig patentkrav. Den tilsvarende bestemmelsen i Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) er imidlertid forstått annerledes av Det europeiske patentverket (EPO). Det foreligger likevel ingen autoritativ avklaring av forståelsen av konvensjonen. Spørsmålet er dessuten noe ulikt løst i landenes nasjonale rett. Høyesterett er derfor kommet til at de internrettslige kildene må veie tyngst ved tolkningen, og at uselvstendige patentkrav ikke kan begrenses alene. Anken fra det amerikanske legemiddelselskapet er forkastet. 

Dommen har betydning for når det kan kreves administrativ patentbegrensning.

Les avgjørelsen fra Høyesterett (PDF)

Rettsområde: Patentrett. Patentloven § 39 a.

Nøkkelavsnitt: 62-66.

Dommere: Webster, Bergh, Thyness, Sæther, Hellerslia